Marchi americani: attenzione alle nuove regole sulle prove d’uso

Per mantenere il proprio marchio valido negli Stati Uniti è necessario per tutti i titolari, presentare dei campioni relativi all’uso del marchio nel territorio americano.
L’Ufficio Marchi e Brevetti Statunitense (USPTO) ha recentemente modificato le norme relative alla verifica delle prove d’uso.

Ogni titolare di marchio valido negli Stati Uniti ha l’obbligo di presentare, per il mantenimento in vita del titolo stesso, i c.d. specimens cioè dei campioni relativi all’uso del marchio nel territorio americano.

Al fine di valutare e promuovere l’accuratezza e l’integrità del registro dei marchi l’Ufficio Marchi e Brevetti Statunitense (USPTO) ha recentemente modificato le norme relative alla verifica delle prove d’uso.

La legge americana prevede che il diritto al marchio registrato permanga in capo al suo titolare solo se vi sia un uso effettivo del segno. In fase di deposito della domanda infatti il richiedente dichiara, sotto giuramento, che è sua intenzione utilizzare il marchio nel territorio americano. Al fine di valutare la corrispondenza tra quanto dichiarato in fase di deposito e l’utilizzo effettivo del segno l’ufficio Marchi e Brevetti Statunitense (USPTO), tra il 5° ed il 6° e tra il 9° ed il 10° anno dalla di registrazione del marchio, impone l’obbligo di presentazione dei c.d. specimens.

Nello specifico si tratta di materiale che documenta l’uso del segno per i prodotti e/o servizi oggetto di tutela.

Con le recenti modifiche al regolamento, entrate in vigore il 17 Febbraio 2017, l’USPTO può richiedere la presentazione di informazioni, dimostrazioni, deposizioni giurate, dichiarazioni o campioni supplementari di utilizzo del marchio ad integrazione. Tale verifica permette all’USPTO di garantire che il registro contenga esclusivamente marchi che sono in uso negli Stati Uniti e che ci sia piena corrispondenza con i prodotti e/o servizi coperti dalle registrazioni.

Si suggerisce pertanto all’utenza di raccogliere, conservare ed archiviare qualsiasi tipo di documentazione che possa essere in grado di dimostrare l’uso del marchio nel territorio americano.

Se, a seguito di una richiesta da parte dell’USPTO, non fosse possibile produrre tali prove, il marchio potrebbe essere dichiarato nullo.

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Ufficio Marchi & Brevetti allo 0422 1742101 o all’indirizzo infotech@t2i.it