Case study. Koalect: un caso di conflitto tra marchi e l’importanza della ricerca preventiva

Trovare il nome giusto per la tua azienda e per i prodotti che vendi non è impresa facile. Non basta essere creativi ma devi anche evitare di ledere i diritti connessi ai marchi depositati dai propri concorrenti. Fare in modo di evitare violazioni è ancor più importante quando sei nelle fasi iniziali di sviluppo del business. Il tempo e le risorse economiche sono solitamente scarsi quando si sta avviando un’impresa e vorresti investirle in altro piuttosto che in contenziosi. Questo è il motivo per cui effettuare una ricerca di anteriorità prima di iniziare un business sotto un certo nome o brand è un elemento strategico che non si deve trascurare.

Koalect SA è una start-up che ha sviluppato, a partire da Ottobre 2014, uno dei software più usati in Belgio per la creazione di piattaforme di crowdfunding. L’azienda è in grado di “confezionare”, solitamente per organizzazioni no-profit e associazioni di volontariato, piattaforme di fundraising “su misura” rispetto alle particolari necessità di ogni cliente.

Prima di chiamarsi Koalect, l’azienda aveva scelto come marchio legato al suo business, il nome “Elefund” accompagnato dal disegno di un elefante. L’impresa pur avendo intenzione di registrare il marchio, ha temporeggiato e ha iniziato comunque ad operare con tale nome, portando avanti tutte le attività utili in fase avvio di una nuova impresa: sviluppo di un sito, creazione di una pagina facebook e realizzazione di tutto il materiale promozionale.

L’azienda, con “ingenua leggerezza”, non ha effettuato una ricerca preventiva al fine di controllare se il marchio fosse libero.

Ed è così che Koalect è stata contattata dalla ditta tedesca Elefunds Gmbh, titolare del marchio tedesco e comunitario Elefunds, registrato per attività di fundraising, intimando di smettere di usare il marchio in quanto in violazione dei diritti precedentemente acquisiti.

A quel punto Koalect ha dovuto fermarsi e ragionare su come procedere: rischiare una causa per contraffazione o smettere di usare il marchio e ripartire con uno nuovo?

Per trovare risposta a questo dilemma Koalect si è rivolta a degli esperti in proprietà industriale che fin da subito hanno chiarito che sarebbe stato difficile vincere la causa e hanno consigliato di percorrere la via del confronto amichevole con Elefunds.
Nonostante Koalect avesse cercato di spiegare che non intendeva entrare in violazione con Elefunds, la negoziazione non ha portato a buoni risultati e Koalect si è resa conto di non poter affrontare i tempi e i costi di un contenzioso.

Koalect ha così deciso, questa volta previa una ricerca di anteriorità, di cambiare il proprio nome in “Koalect” con il disegno di un koala per servizi che facilitano “koalecting money”, cioè raccogliere fondi.

Quali spunti possiamo cogliere dal caso di Koalect?

• Valutare l’importanza di effettuare una ricerca preventiva
• Il fatto di essere un’impresa piccola o giovane, non ci preserva dal poter subire contestazioni
• Il tentativo di trovare un accordo amichevole può essere una buona strada, pur se non sempre fruttuosa.

Il caso è stato presentato e messo a disposizione dallo European IPR Helpdesk. Trovate il dettaglio a questo link https://www.iprhelpdesk.eu/news/koalect-trade-mark-conflicts-and-importance-prior-searches?pk_campaign=Newsletter484&pk_kwd=news1